Использование товарного знака под контролем правообладателя

Органы власти Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака "Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая " от 18. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака 1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак лицензиар предоставляет или обязуется предоставить другой стороне лицензиату право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Таможенные документы в качестве основания Лицензионный договор на использование товарного знака Разъясняется, что считать использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя такое использование учитывается в целях сохранения правовой охраны товарного знака. Использование под контролем правообладателя — это использование товарного знака по воле правообладателя при отсутствии лицензионного договора между ним и фактическим пользователем. Воля правообладателя на подобное использование может быть выражена в договоре с третьим лицом, а также может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака. Одной воли правообладателя недостаточно. Текст выделенный красным шрифтом необходимо заменить на собственный. Объект договора 1.

Статьи по предмету Арбитражный процесс

Крупнейшие производители — правообладатели товарных знаков, как правило, заинтересованы в том, чтобы при реализации их товаров использовался товарный знак, позволяющий потребителям отличить их продукцию от продукции иных производителей. При этом на практике не всегда такое использование оформляется возмездным лицензионным договором.

В этом случае у организации существуют налоговые риски, связанные с возможностью возникновения у нее внереализационного дохода в виде стоимости безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак и, как следствие, обязанности уплатить в бюджет соответствующий налог на прибыль.

В соответствии с п. При этом согласно п. Как справедливо указывает Минфин России в разъяснениях о порядке учета доходов в виде безвозмездно полученного товарного знака в целях налогообложения прибыли, если получение налогоплательщиком неисключительного права пользования объектом интеллектуальной собственности в том числе товарным знаком не сопровождается каким-либо встречным предоставлением получающей стороны обязанностью передать имущество, оказать услуги, выполнить работы , то такое получение рассматривается для целей налогообложения как операция по безвозмездному получению имущественного права 1.

При получении налогоплательщиком имущественных прав безвозмездно их стоимость, определенная в установленном порядке, должна быть им включена в состав внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли, если иное не предусмотрено ст.

Безвозмездное получение имущественного права на товарный знак может быть осуществлено только при наличии у правообладателя исключительного права на зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

Из этого вытекает, что использование незарегистрированного товарного знака без выплаты вознаграждения не указывает на получение внереализационного дохода в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак и не дает оснований для применения п.

Внереализационный доход в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак имеет место, когда подтверждена фактическая передача и безвозмездное использование соответствующих имущественных прав на зарегистрированный товарный знак 4.

При этом использование товарного знака способом, не предусмотренным в лицензионном договоре, влечет риск признания налоговым органом такого использования внереализационным доходом в виде безвозмездно полученного имущественного права на товарный знак 5. В этой связи следует отдельно остановиться на налоговых рисках, связанных с возможностью применения налоговыми органами п.

Например, если налогоплательщик с согласия правообладателя безвозмездно будет использовать его товарный знак до регистрации возмездного лицензионного договора с правообладателем, существует налоговый риск получения налогоплательщиком в указанный период внереализационного дохода от безвозмездного использования товарного знака, которое не сопровождается каким-либо встречным предоставлением получающей стороны. При этом существует достаточно спорная судебная практика, согласно которой безвозмездное использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора не может быть охарактеризовано как безвозмездное получение имущественных прав на товарный знак, влекущее образование внереализационного дохода у налогоплательщика.

Обосновывая эту позицию, суды указывают, что фактическое использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора не может рассматриваться как передача налогоплательщику имущественных прав на товарный знак 6. На основании указанной позиции применение п. Вместе с тем безвозмездное использование имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности возможно и без договора. Так, если налогоплательщик, передав исключительное право на использование товарного знака другому лицу, продолжает использовать товарный знак для нанесения на потребительскую упаковку реализуемой продукции без выплаты вознаграждения новому правообладателю, налоговые органы и суды могут признать такое использование внереализационным доходом по п.

При этом, по мнению автора, безвозмездное использование имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности без договора может повлечь налоговые риски признания такого использования внереализационным доходом по п. В этой связи следует отметить, что волеизъявление на безвозмездную передачу имущественных прав на товарный знак может быть выражено не только в лицензионном договоре, но и в иных случаях его использования.

Например, безвозмездное использование налогоплательщиком товарных знаков может осуществляться без письменного разрешения либо договора, но под фактическим контролем правообладателя товарных знаков, являющегося учредителем налогоплательщика.

Суды в рассматриваемой ситуации отмечают, что использование товарных знаков под контролем правообладателя — учредителя налогоплательщика, свидетельствует о факте передачи правообладателем права пользования товарными знаками налогоплательщику 8.

По мнению автора, отсутствие письменного разрешения на использование товарных знаков не свидетельствует об отсутствии фактического волеизъявления правообладателя на безвозмездную передачу права пользования товарными знаками в силу взаимозависимости налогоплательщика и правообладателя. При этом, как представляется, необходимо разграничить волеизъявление на безвозмездную передачу имущественных прав на товарный знак и волеизъявление на реализацию товара, маркированного товарным знаком.

Так, правообладатель товарного знака может выдать другой организации письменное разрешение на реализацию товара, маркированного его товарным знаком, не наделяя ее правом самостоятельного и непосредственного пользования самим товарным знаком.

Указанная организация, в свою очередь, реализует маркированную продукцию, не нанося самостоятельно на нее товарный знак. Автор полагает, что выданное правообладателем письменное разрешение на реализацию товара, маркированного его товарными знаками, не свидетельствует о получении лицом, ее осуществляющим, имущественных прав непосредственно на сам товарный знак и не влечет у него налоговых рисков, связанных с образованием внереализационного дохода, предусмотренного п.

В этой связи неиспользование налогоплательщиком товарного знака как самостоятельного объекта гражданских прав свидетельствует об отсутствии у него дохода, подлежащего учету в целях исчисления налога на прибыль в порядке, предусмотренном п. Помимо волеизъявления сторон на передачу имущественного права на товарный знак, необходимым элементом указанного правоотношения является безвозмездность использования товарного знака, которая предполагает отсутствие обязанности встречного предоставления за полученное имущественное право на товарный знак.

В этой связи существует точка зрения, согласно которой для применения п. В судебной практике рассматривалось дело, в котором налогоплательщик использовал на производимой продукции товарный знак на основании письменного согласия правообладателя, не заключая с ним лицензионный договор и не уплачивая лицензионные платежи.

При этом между налогоплательщиком покупателем и правообладателем продавцом был заключен договор на поставку правообладателем налогоплательщику за плату вспомогательных материалов для производства продукции, маркированной товарным знаком. Кроме того, между налогоплательщиком заказчиком и правообладателем исполнителем были заключены договоры оказания услуг, в соответствии с которыми исполнитель принял на себя обязательства по оказанию таких услуг как испытание сырья и готовой продукции, разработка корректировка рецептур, консультационные услуги по технологии и процессам производства, в том числе по техническому консультированию при эксплуатации технологического оборудования и производственных объектов, улучшению качества производимой продукции и расширению ее ассортимента, отработке технологии производства с применением новых видов сырья и оборудования, а заказчик, в свою очередь, обязался принять услуги и оплатить их.

В связи с этим у налогоплательщика нет предусмотренного п. Однако, по мнению автора, указанные выводы суда недостаточно обоснованны. Налогоплательщик использует товарный знак под контролем правообладателя. Использование товарного знака налогоплательщиком связано с его обязательствами по оплате товаров и услуг, необходимых для производственного процесса по договорам с правообладателем.

Однако этот факт не подтверждает, что отношения налогоплательщика и правообладателя по использованию товарного знака носят возмездный характер. Поскольку обязательств передать правообладателю имущество имущественные права , выполнить для него работы, оказать услуги в связи с получением налогоплательщиком от правообладателя права использовать товарный знак указанными договорами не предусмотрено, то наличие у налогоплательщика таких обязательств как использование производственных, технологических решений, управленческих технологий, производственного контроля и материалов не может рассматриваться в качестве возмездного получения права пользования товарным знаком.

В этой связи у налогоплательщика в аналогичных обстоятельствах может возникнуть налоговый риск, связанный с вероятностью образования предусмотренного п. Таким образом, для подтверждения возмездности и избежания вышеуказанного налогового риска встречное предоставление должно быть направлено непосредственно на оплату за полученное имущественное право на товарный знак, а не на оплату других, пусть даже связанных с ним, обязательств.

В этой связи, чтобы избежать налогового риска при применении вышеуказанной нормы, необходимо в договоре лицензионном или каком-либо ином между теми же лицами устанавливать возмездное использование передаваемого объекта интеллектуальной собственности через встречное предоставление за получение соответствующих имущественных прав. При этом такое встречное предоставление может быть осуществлено как в денежной, так и в иной форме, например, выполнением для правообладателя определенных работ либо оказанием ему услуг таким встречным предоставлением может быть обязательство лицензиата размещать товарные знаки правообладателя в рекламных объявлениях при рекламе соответствующих товаров.

Такое встречное предоставление должно осуществляться непосредственно за полученное имущественное право на объект интеллектуальной собственности. Ключевым фактором при определении возмездности получения имущественных прав на товарный знак до регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору является наличие в договоре ретроспективной оговорки, распространяющей возмездные правоотношения сторон на период до регистрации предоставления соответствующего права.

Примером такого типа ретроспективной возмездности может служить ситуация, когда налогоплательщик в период после заключения возмездного лицензионного договора, но до государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по указанному договору использует товарный знак при производстве продукции без выплаты вознаграждения правообладателю.

При этом стороны в возмездном лицензионном договоре могут предусмотреть, что его условия распространяются на отношения сторон с момента его подписания, установив отдельно размер вознаграждения за пользование товарным знаком до момента государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по указанному договору. Несмотря на это существует налоговый риск, что налоговый орган, принимая во внимание факт, что до государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по договору налогоплательщик не вносит правообладателю лицензионных платежей, может прийти к выводу, что в указанный период налогоплательщик использовал товарные знаки безвозмездно, что в соответствии с п.

Представляется, что такого рода претензии налогового органа в данном случае неправомерны, поскольку стороны при подписании лицензионного договора могут изначально обусловить его возмездный характер не только после государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по договору, но и в период, предшествующий такой регистрации. При таких обстоятельствах отсутствие у налогоплательщика платежей по лицензионному договору непосредственно в период до государственной регистрации не может безусловно свидетельствовать о безвозмездном характере использования им товарного знака в указанный период.

В рассматриваемом случае воля и волеизъявление сторон по лицензионному договору направлены на возмездное использование товарного знака. В связи с этим оснований полагать, что налогоплательщик до регистрации предоставления права использования товарного знака по договору пользовался им на безвозмездной основе, нет 12. Если налогоплательщику по согласованию с правообладателем товарных знаков разрешено без выплаты лицензионного вознаграждения начать производство продукции с их использованием до завершения переговоров и подписания возмездного лицензионного договора, это также не означает образование у него в указанный период внереализационного дохода, предусмотренного п.

В такой ситуации основания для применения п. Также существуют налоговые риски, связанные с тем, что налоговый орган может прийти к выводу о занижении размера внереализационных доходов на стоимость безвозмездно полученного имущественного права на товарный знак и доначислить налог на прибыль в случае, если налогоплательщик при изготовлении и реализации продукции использовал товарный знак до заключения лицензионного договора с правообладателем.

При этом впоследствии стороны могут заключить возмездный лицензионный договор, который распространяет свое действие на период использования товарного знака до его заключения, и налогоплательщик производит лицензионный платеж. В данной ситуации, по мнению автора, претензии налоговых органов также следует признать необоснованными при условии, что плательщик и владелец товарного знака заключили возмездный договор о предоставлении права на использование товарного знака, согласовали цену, распространили действие договора на период использования товарного знака до его заключения.

Поэтому отсутствует безвозмездное использование товарного знака до заключения лицензионного договора и нет оснований для определения внереализационного дохода 14. Таким образом, ретроспективная оговорка в возмездном лицензионном договоре свидетельствует о возмездных правоотношениях сторон и до регистрации предоставления прав на товарный знак по лицензионному договору, даже если выплата роялти в указанный период не производилась.

В связи с этим в данном случае минимизируются налоговые риски, связанные с применением п. Налоговые риски могут возникнуть и в случае невыплаты роялти в течение определенного периода после регистрации предоставления прав на товарный знак по возмездному лицензионному договору, поскольку налоговый орган может признать такие имущественные права внереализационным доходом по п.

При этом налоговый орган может не принять во внимание, что указанная невыплата роялти предусмотрена в соглашении между сторонами с целью предоставления налогоплательщику времени для становления и развития бизнеса, на период которого обязанность внесения роялти в любом случае не отменяется, с последующей оплатой вознаграждения с начала действия лицензионного договора. Представляется, что такая позиция налоговых органов не соответствует возмездной природе взаимоотношений сторон, поскольку волеизъявление сторон в данном случае направлено на заключение возмездного лицензионного договора, и после окончания определенного сторонами периода становления и развития бизнеса у налогоплательщика существуют обязательства по оплате установленного договором вознаграждения за предоставление права пользования товарным знаком, в том числе и за указанный период 15.

Исходя из изложенного сама по себе невыплата роялти в определенный период по возмездному лицензионному договору не является достаточным основанием для вывода о получении налогоплательщиком внереализационного дохода, предусмотренного п. Проведя юридическое исследование налоговых рисков, связанных с определением внереализационного дохода в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак для целей исчисления налога на прибыль организаций, автор пришел к следующим выводам.

Определяющим критерием для применения положений п. При этом волеизъявление на передачу имущественных прав на товарный знак может быть выражено как в лицензионном договоре, так и в иной форме, например, в письменном разрешении правообладателя на использование товарного знака.

Также указанное волеизъявление может не иметь конкретного документального выражения, а следовать из сложившихся между сторонами деловых отношений, в том числе взаимозависимости. Предусмотренный п. При этом безвозмездное получение имущественных прав на товарный знак имеет место только в случае, когда их предоставление не связано с возникновением каких-либо встречных обязательств у получателя имущественных прав перед передающим лицом.

Таким образом, при оценке налоговых рисков, связанных с определением внереализационного дохода в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак для исчисления налога на прибыль, приоритет имеет не формальное наличие зарегистрированного лицензионного договора, а оценка сложившихся между сторонами правоотношений, в основе которых — волеизъявление сторон на возмездную либо безвозмездную передачу имущественных прав на товарный знак.

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 28 апреля 2010 г. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 13 февраля 2009 г.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2009 г. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 января 2015 г. Постановление ФАС Московского округа от 28 декабря 2010 г. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11 декабря 2014 г. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2011 г. Преображенская А. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2008 г.

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2014 г. Постановление ФАС Уральского округа от 28 декабря 2011 г. Список литературы Преображенская А. Ситникова Е.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 💎ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА НА СВОЕМ САЙТЕ - ВЕЧЕРНИЙ ПУЗАТ

Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для. Использование товарного знака под контролем правообладателя без зарегистрированного лицензионного договора для целей.

Крупнейшие производители — правообладатели товарных знаков, как правило, заинтересованы в том, чтобы при реализации их товаров использовался товарный знак, позволяющий потребителям отличить их продукцию от продукции иных производителей. При этом на практике не всегда такое использование оформляется возмездным лицензионным договором. В этом случае у организации существуют налоговые риски, связанные с возможностью возникновения у нее внереализационного дохода в виде стоимости безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак и, как следствие, обязанности уплатить в бюджет соответствующий налог на прибыль. В соответствии с п. При этом согласно п. Как справедливо указывает Минфин России в разъяснениях о порядке учета доходов в виде безвозмездно полученного товарного знака в целях налогообложения прибыли, если получение налогоплательщиком неисключительного права пользования объектом интеллектуальной собственности в том числе товарным знаком не сопровождается каким-либо встречным предоставлением получающей стороны обязанностью передать имущество, оказать услуги, выполнить работы , то такое получение рассматривается для целей налогообложения как операция по безвозмездному получению имущественного права 1. При получении налогоплательщиком имущественных прав безвозмездно их стоимость, определенная в установленном порядке, должна быть им включена в состав внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли, если иное не предусмотрено ст. Безвозмездное получение имущественного права на товарный знак может быть осуществлено только при наличии у правообладателя исключительного права на зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Из этого вытекает, что использование незарегистрированного товарного знака без выплаты вознаграждения не указывает на получение внереализационного дохода в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак и не дает оснований для применения п. Внереализационный доход в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак имеет место, когда подтверждена фактическая передача и безвозмездное использование соответствующих имущественных прав на зарегистрированный товарный знак 4. При этом использование товарного знака способом, не предусмотренным в лицензионном договоре, влечет риск признания налоговым органом такого использования внереализационным доходом в виде безвозмездно полученного имущественного права на товарный знак 5. В этой связи следует отдельно остановиться на налоговых рисках, связанных с возможностью применения налоговыми органами п. Например, если налогоплательщик с согласия правообладателя безвозмездно будет использовать его товарный знак до регистрации возмездного лицензионного договора с правообладателем, существует налоговый риск получения налогоплательщиком в указанный период внереализационного дохода от безвозмездного использования товарного знака, которое не сопровождается каким-либо встречным предоставлением получающей стороны. При этом существует достаточно спорная судебная практика, согласно которой безвозмездное использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора не может быть охарактеризовано как безвозмездное получение имущественных прав на товарный знак, влекущее образование внереализационного дохода у налогоплательщика. Обосновывая эту позицию, суды указывают, что фактическое использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора не может рассматриваться как передача налогоплательщику имущественных прав на товарный знак 6.

The use of the trademark under the control of the right holder March 26, 2019 By registering a trademark in the Russian Federation, the right holder shall assume the obligations to use this trademark.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал на ошибочность довода о том, что договор о производстве продукции под контролем правообладателя, который не прошел государственную регистрацию, не может подтверждать факт использования спорного товарного знака. Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. При этом законодатель не установил закрытого перечня средств доказывания использования товарного знака правообладателем. Материалами дела подтверждается, что суд первой инстанции при оценке доказательств реального использования спорного товарного знака установил совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Статья 1486 ГК РФ. Последствия неиспользования товарного знака Новая редакция Ст. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован далее - предложение заинтересованного лица. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица. Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Использование товарного знака под контролем правообладателя

Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания, поскольку установлен факт его использования под контролем правообладателя в отношении услуг по предоставлению займов Использование товарного знака под контролем правообладателя: критерии Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что означает использование товарного знака знака обслуживания под контролем правообладателя. При доказанности этого обстоятельства истцу отказывают в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования. Итак, речь идет об использовании товарного знака по воле правообладателя при отсутствии лицензионного договора. При этом его воля на использование товарного знака знака обслуживания третьим лицом может быть выражена в договоре с ним. Правовое значение имеет именно наличие в гражданском обороте товаров услуг , маркированных товарным знаком знаком обслуживания на законном основании, т. Использование по воле правообладателя имеет место даже в случае, когда предоставление права использовать товарный знак считается несостоявшимся из-за отсутствия госрегистрации. Или когда договор, содержащий условие о предоставлении данного права, признан недействительным или незаключенным.

.

.

Налоговые риски безвозмездного получения имущественных прав на товарный знак

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что не является использованием товарного знака
Похожие публикации